Що потрібно знати при укладанні ліцензійної угоди

 

Консультація юриста

 

Асоціація «Українське насіннєве товариство»,  проаналізувавши отримані від учасників ліцензійні угоди на використання сорту та даних щодо сплати авторської винагороди авторам сортів, констатує, що більшість насінницьких господарств сумлінно співпрацюють з ліцензіарами та дотримуються їхніх рекомендацій щодо особливостей сортової технології вирощування високоякісного насіння.

Разом з тим деякі насінницькі господарства порушують умови ліцензійних договорів в частині дотримання технології вирощування насіння, сплати платежів за надання прав, передбачених договорами, надання об’єктивних звітів про виробництво та використання насіння тощо.

 

Нагадуємо, що захист прав інтелектуальної власності здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України (Книга четверта «Право інтелектуальної власності», глава 75 «Розпорядження правами інтелектуальної власності», глава 76 «Комерційна концесія») з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України (глава 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності»).

 

Згідно з частиною другою статті 9 Цивільного кодексу України законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання. З огляду на приписи Цивільного та Господарського кодексів України слід застосовувати положення цих кодексів та правила законів у сфері інтелектуальної власності, зокрема Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

 

Право на використання сортів рослин може набуватися за договором, тому велику увагу слід приділяти саме формулюванню положень ліцензійних договорів (типовий договір розміщено у додатку). Відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Тому положення ліцензійного договору, зокрема про обсяг прав, що передаються, розмір платежів та порядок розрахунків, гарантії, права, обов’язки та відповідальність сторін визначаються за погодженням між самими сторонами договору. В переважній більшості випадків за ліцензійними договорами на використання сорту рослин надається невиключне право (невиключна ліцензія) на використання сортів. Невиключна ліцензія - це ліцензія, якою ліцензіар передає право на використання сорту ліцензіату , залишаючи за собою право надавати дозвіл або забороняти використання даного сорту іншими особами, а також використовувати його самостійно.

 

Під час укладення ліцензійних договорів слід звертати увагу на такі моменти:

 

1. Права, що передаються за договором. В договорі передбачається обсяг прав, що передаються: право на виробництво або відтворення (розмноження), доведення до кондиції з метою розмноження, пропонування до продажу і/або продаж, продаж або інший комерційний обіг, зберігання для будь-якої із зазначених цілей тощо. Також слід встановити, чи має право ліцензіат виробляти продукцію за ліцензією за межами свого господарства, певного регіону України або за межами України.

 

2. Платежі за ліцензійним договором. Як правило, в ліцензійних договорах на використання сорту винагорода сплачується у формі початкового платежу за передане насіння та агротехнологічну документацію та поточних платежів в сумі, визначеній процентними ставками від вартості насіння, що буде реалізовуватися ліцензіатом за весь період використання сортів. Розмір початкового платежу встановлюється у фіксованій сумі і підлягає сплаті протягом певного періоду з моменту укладення договору. В разі несплати початкового платежу в повному обсязі та у встановлений строк ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати договір. Розмір поточних платежів залежить від сорту рослин, категорії вирощеного насіння. Варто передбачати розмір поточних платежів для ситуацій, коли ліцензіат використовує вирощене насіння для власних потреб або якщо насіння переведено в товарне зерно (у разі вибраковки площ з насіннєвих посівів). Для розрахунку таких платежів можна брати середню оптову ціну на насіння відповідного сорту та категорії.

 

3. Права та обов’язки сторін договору. Важливо встановити обов’язок ліцензіата надавати ліцензіару звіт про виробництво та рух насіння, який підкріплюється правом ліцензіара здійснювати перевірку стану виробництва і збуту насіння, а також правом доступу до документації про вироблене, продане або передане іншим особам насіння певного сорту та його продажну ціну. Крім того, для підтвердження даних, наведених у звіті, можна передбачити обов’язок ліцензіата надавати ліцензіару копії акту апробації насіннєвих посівів, сертифікату на насіння та, в разі необхідності, акту вибракування насіннєвих посівів або інших відповідних документів. Ліцензіар може мати право здійснювати перевірку стану виробництва і збуту насіння, а також перевірку вказаних у звіті даних, а ліцензіат при цьому зобов’язаний забезпечити можливість проведення такої перевірки.

 

4. Відповідальність сторін. В договорі варто передбачити обов’язок винної сторони в разі порушення умов договору відшкодувати іншій стороні спричинені цим збитки в повному обсязі, в тому числі втрачену вигоду, а також відповідальність ліцензіата за несвоєчасну сплату винагороди за договором (наприклад, право ліцензіара в такому випадку розірвати договір в односторонньому порядку та вимагати компенсації втраченої вигоди). Поширеними є випадки ненадання або надання недостовірної інформації (звіту) ліцензіаром. В такому разі в договорі варто передбачити фіксовану суму штрафу за кожен випадок порушення.

 

З набранням чинності Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.02.2013 р. №115, вже не вимагається подання довідки про сплату винагороди автору за використання сорту. Тому контроль за сплатою платежів за ліцензійними договорами на передачу прав на використання сорту рослин повністю лежить на ліцензіарі.

Згідно з отриманою від учасників Асоціації інформацією розподіл отриманих ліцензійних платежів між установою-оригінатором та авторами сортів  здійснюється на підставі Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» відповідно до економічної цінності сорту та іншої його вигоди. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1183 встановлено, що винагорода автору за створення сорту визначається в розмірі не менше 5 відсотків загальної суми коштів, отриманих роботодавцем (власником сорту) за використання сорту (на час використання сорту). 

 

Ірина Попова,

юрист Асоціації «Українське насіннєве товариство»